Protocolo de Madri: a facilitação e os benefícios do Registro Internacional de Marcas

De início, vale destacar que a formalização da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri se deu no dia 02.07.2019, cuja vigência teve início aos 02.10.2019.  

O Protocolo de Madri é um tratado internacional, que permite o registro de marcas em mais de 120 países (EUA, Japão, Austrália, China, Rússia, grande parte dos países europeus, etc.), através de um procedimento mais simplificado do que aquele até então utilizado pelas empresas brasileiras.  

Desta forma, certamente o procedimento mais célere e menos burocrático beneficiará especialmente os empresários que buscam atuação no cenário internacional.

Quem pode solicitar o Registro Internacional de Marcas?

• Para registrar o pedido internacional, basta ser pessoa física/jurídica nacional ou domiciliada no Brasil ou, ainda, basta possuir um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no País. Além disso, o depositante deve ser titular de registro ou pedido de registro da marca nacional, que servirá de base para o pedido internacional.

Importante mencionar que, exceto para os casos de marca coletiva, o depósito de pedidos internacionais pode ser realizado em regime de cotitularidade (mais de um titular ou requerente por registro ou pedido de registro), desde que todos os cotitulares sejam nacionais, domiciliados ou possuam um estabelecimento comercial ou industrial no Brasil. Igualmente, todos os cotitulares devem ser cotitulares do(s) registro(s) ou pedido(s) de base para o pedido internacional.

• O Requerente estrangeiro que deseja registrar sua marca no Brasil também pode optar por utilizar o Protocolo de Madri. 

Quais são os documentos que devem ser apresentados no pedido de Registro Internacional de Marcas?  

1. Procuração, caso os atos praticados perante o INPI sejam realizados por procuradores;
2. Formulário MM18, caso o pedido de registro de marca seja direcionado aos EUA. 

Como fazer o Registro Internacional de Marcas?

Em suma, o procedimento para a realização do pedido internacional consiste em:

1. Cadastrar o usuário no site do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), lembrando que os dados cadastrais devem ser os mesmos dos pedidos ou registros de base;
2. Acessar o sistema GRU e emitir a(s) respectiva (s) guia(s);
3. Após o pagamento da(s) guia(s), acessar o sistema e-Marcas e preencher o formulário MM2 no idioma escolhido (inglês ou espanhol), indicando em quais países deseja registrar a marca;
4. Em seguida, clicar em “enviar” o formulário.

Após as etapas mencionadas, o INPI revisa e certifica o pedido internacional (aproximadamente, 02 meses), o qual é encaminhado à OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual).

A OMPI realizada um exame formal para garantir que o pedido atenda todos os requisitos (aproximadamente, 02 a 03 meses) e inscreve a marca no Cadastro Internacional, bem como (a) publica a inscrição internacional em sua revista; (b) emite uma certificação de inscrição internacional para o Requerente e (c) notifica os países designados pelo Requerente, ressaltando que os Órgãos responsáveis nos respectivos países terão até 18 meses para apreciar a solicitação, sob pena do registro ser concedido automaticamente.

Os benefícios do Protocolo de Madri

Considerando as dificuldades enfrentadas até então, certamente a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri beneficiará, em especial, empresas brasileiras de pequeno e médio portes, que passarão a ter suas marcas protegidas no exterior mais facilmente.

Antes de o Brasil aderir ao Protocolo de Madri, não era possível realizar um procedimento único de registro de marca em vários países, ou seja, era necessária a solicitação independente. Além disso, o Requerente precisava ser representado por um procurador legal em cada país em que houvesse o pedido de registro. Desta forma, havia o pagamento de taxas distintas e em moedas diferentes à cada Administração. Ainda, o Requerente aguardava, sem a indicação de um prazo determinado, a resposta acerca do deferimento ou indeferimento do registro.

No entanto, após a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, o trâmite tornou-se mais simples, especialmente em razão da possibilidade de realizar um procedimento único para fins de registro de marcas junto aos países signatários do Protocolo, em um único idioma (inglês ou espanhol), através do meio eletrônico e mediante o pagamento de guia(s) em moeda única. Além disso, há previsibilidade no tempo de resposta, eis que os Órgãos responsáveis nos respectivos Países terão até 18 meses para apreciar a solicitação. Caso contrário, o registro é automaticamente concedido.

Além disso, o interessado pode contratar somente um advogado ou um escritório jurídico para tratar acerca dos registros em mais de 120 países (signatários do Protocolo). Assim sendo, certo é que houve a desburocratização do procedimento e a redução dos custos para o pedido internacional de registro de marca.

Os benefícios mencionados, tais como economia de custos, celeridade no processo, informações mais claras e facilidade no acompanhamento do processo, são alguns dos pontos que garantem um clima promissor às empresas brasileiras.

Quais são as vantagens de registrar a marca no exterior?

Apesar de muitas empresas brasileiras realizarem negociações internacionais, percebe-se que poucas marcas brasileiras estão registradas no exterior.

Ocorre que, em outros países, podem existir marcas iguais ou semelhantes, motivo pelo qual os titulares destas marcas estrangeiras podem exercer a exclusividade do seguinte modo: (a) interromper o uso da marca da sociedade brasileira no território estrangeiro, (b) cobrar indenização ante a violação de marca; (c) identificar e apreender mercadorias que contenham a marca da sociedade brasileira, dentre outras medidas.

Assim sendo, certamente os benefícios do registro da marca em outros países são perceptíveis – vide alguns exemplos: 

• Proteção comercial e jurídica contra pirataria e uso indevido por terceiros;
• Mitigação de riscos de expansão e de operações internacionais;
• Maior segurança aos parceiros internacionais;
• Agilidade nos trâmites de exportação de mercadorias para outros países, que muitas vezes possuem um procedimento simplificado quando a marca do produto possui registro no país de destino.

Portanto, é recomendável o registro da marca nos países em que as respectivas empresas produzem, comercializam, transportam ou armazenam mercadorias, bem como mantêm relações comerciais.

Desta forma, a assistência jurídica especializada é fundamental para realizar o procedimento do registro de forma correta, pois, apesar da celeridade atual, é necessário ter conhecimento de todas as exigências legais e observar todos os trâmites devidos para o êxito do registro.  

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Um abraço e até a próxima!

Karina Yumi Ishikawa

Advogada Associada no KB Advogados